上海知識產權律師解析摩某某訴海某某商業秘密 版權侵權案

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　　我們目前主要辦理非訴及重大民商案件為主要業務，以出具公司運營管理及風險防范解決方案為核心產品，開展了金融法律、建筑地產、公司法務、法稅管理、刑事辯護、破產清算、勞動事務、校園法治、行政法律、律師調解、公益法律等業務，為各類客戶提供專業、優質、超值的法律服務。我們所始終堅持客戶至上，專業合作，勤勉盡責，優質高效的服務理念，以客戶需求為核心，以律所規范發展為導向，采用先進的業務團隊管理模式，建立起標準化管理體系，形成了業務領域專業化、專業服務團隊化、業務辦理流程化、業務風險可控化的發展模式，確保服務過程及服務成果的有效管理和控制，保證了高效優質的服務水平，成為客戶信任和依賴的合作伙伴，也得到了社會的肯定和好評。
 

　　下面是上海律師事務所精心為您準備的有關摩某某訴海某某商業秘密 版權侵權案例，希望對您在工作學習中有所幫助。
 

　　一、背景信息

　　（一）海某某、摩某某企業情況概述

　　海某某通信股份有限公司（以下簡稱海某某）是總部位于中國深圳的全球化民營上市公司，成立于1993年，是全球領先的智能專網通信產品和解決方案提供商。海某某在全球設有超過100家分支機構，擁有來自40多個國家的近萬名專業人員，與全球數千家合作伙伴一起，為120多個國家和地區的政府和行業用戶提供恰如所需的專網產品和解決方案。

　　摩某某系統公司（以下簡稱摩某某）主要經營原摩某某公司在2011年分拆旗下手機業務部門之后留下的業務，包括網絡設備及對講機等集群通信業務，旨在為客戶提供良好的通信網絡和設備，幫助創造安全的社會環境，推動社區和企業的蓬勃發展。作為全球專網通信領域的龍頭，摩某某在各種領域都處于領導地位，包括從基礎設施到應用程序和設備的公共安全通信。

　　摩某某的企業規模和市場份額都是海某某的數倍，占據全球專網通信市場約47%的份額，在中國專網通信市場則占據約33%的份額。海某某經過多年的高速發展，技術水準和服務能力都進入全球專網通信領域的第一梯隊，其對摩某某的趕超態勢日益明顯。在海外市場，海某某多次擊敗摩某某中標專網通信網絡建設項目，例如俄羅斯2017年FIFA聯合會杯和2018年FIFA世界杯的TETRA通信網絡建設項目。在中國市場，海某某同樣多次擊敗摩某某，例如深圳地鐵7號線、9號線、11號線的TETRA通信網絡建設項目。

　　（二）摩某某訴海某某商業秘密、版權侵權案的涉案產品簡介

　　海某某與摩某某在專網通信領域的產品高度重合，尤其是DMR（Digital Mobile Radio）數字產品及解決方案、TETRA（Terrestrial Trunked Radio）數字集群產品及解決方案。TETRA是歐洲通信標準協會（ESTI）制定的開放性數字集群標準，主要滿足政府單位、公共安全以及交通運輸領域的專網通信要求。DMR是ESTI制定的開放性數字無線通訊標準，主要滿足商業和工業用戶的專網通信要求。海某某通過自主研發和海外收購，DMR和TETRA相關的通信技術和產品已達到全球領先水平。摩某某訴海某某商業秘密、版權侵權案涉及DMR數字產品及解決方案。
 

　　二、海某某、摩某某近年來主要的訴訟糾紛

　　2017年3月15日，摩某某訴海某某及其美國公司（AAAA AMERICA,INC.）、美西公司（AAAA COMMUNICATIONS AMERICA(WEST),INC.）專利侵權、商業秘密及版權侵權。

　　2017年3月29日，摩某某就上述專利向美國國際貿易委員會（ITC）提起平行訴訟調查申請。

　　2017年4月18日，摩某某向德國杜塞爾多夫地區中級法院提起以AAAA Mobilfunk GmbH（以下簡稱“海某某德國子公司”）為被告的專利侵權訴訟。

　　2017年7月31日，摩某某對海某某及AAAA Communications（Australia）PTY LTD（以下簡稱“海某某澳洲子公司”）在澳大利亞聯邦法院新南威爾士注冊處提起專利侵權訴訟。

　　2017年8月29日，海某某在美國俄亥俄州北部聯邦地區法院起訴摩某某專利侵權。

　　2017年9月1日，摩某某在德國曼海姆地區中級法院對海某某德國子公司提起另一個專利侵權訴訟。

　　2017年9月14日，海某某向北京知識產權法院起訴摩某某系統（中國）投資有限公司、摩某某系統（中國）有限公司、摩某某系統（中國）有限公司北京分公司在地鐵專網通信市場濫用市場支配地位，排除、限制地鐵專網通信市場競爭。

　　2017年11月30日，海某某向廣州知識產權法院起訴摩某某系統（中國）有限公司和廣州騰遠通訊設備有限公司（共同被告）專利侵權。

　　2017年12月4日，海某某及其美國公司、美某某公司、POWERBBB, INC.和SEPURA BBB（賽某某）依據《謝爾曼反托拉斯法案》和《克萊頓法案》在美國新澤西州聯邦地區法院對摩某某提起反壟斷和反不正當競爭訴訟。

　　2019年3月25日，海某某向深圳市中級人民法院起訴摩某某系統公司在成本優化型專網通信標準必要專利許可市場濫用市場支配地位。
 

　　三、摩某某訴海某某商業秘密、版權侵權案的案件詳情

　　當地時間2017年 3月14日，美國伊利諾伊州的北部地區法院受理摩某某的兩份起訴。一份是摩某某及摩某某馬來西亞公司起訴海某某及其美國公司、美西公司商業秘密侵權。另一份是摩某某起訴海某某及其美國公司、美西公司專利侵權，共涉及7個專利。兩周后，摩某某就上述7個專利向美國國際貿易委員會（ITC）提起平行訴訟調查申請。2018年11月16日，ITC對上述調查作出最終裁決，認定海某某對上述7個專利中的3個存在部分權利要求侵權，并針對海某某的侵權產品頒布了有限排除令和制止令。

　　海某某以訴訟時效已過為由，向北部地區法院提交對商業秘密案件的撤訴動議，并于2018年4月提出簡易程序動議(Summary Judgment Motion)。摩某某于2018年8月2日向北部地區法院提出增加版權侵權的訴訟請求。至此，摩某某訴海某某商業秘密侵權案演變成摩某某訴海某某商業秘密、版權侵權案。其后，該案件進入證據開示階段，并于2019年9月結束案件證據開示。

　　根據北部地區法院的安排，上述商業秘密及版權侵權案于當地時間2019年11月6日進入庭審階段。在庭審階段，摩某某控訴其前雇員在數字式無線對講機技術方面幫助過海某某，聲稱這位前雇員是海某某在2008年聘請的三名摩某某工程師之一，他在摩某某工作期間下載了數千份機密文件并攜帶出公司。摩某某還聲稱上述被竊取的機密文件涉及免提通信、定位功能、工人遇險報警、電話用戶與無線電用戶群組等通信技術，并已廣泛應用于海某某相關的產品及解決方案中。

　　海某某的辯護律師提出抗議，指出海某某在聘請這些摩某某前雇員之前已設計出自己的產品原型，并且該產品原型已基本完成，這些摩某某前雇員的技術貢獻是微乎其微的。摩某某主張相關賠償應當追溯到海某某2010年至今售出的每一部無線設備。海某某的辯護律師抗議這一賠償請求，并指出摩某某沒有在這些前雇員離職時起訴，而是等到海某某的相關產品在市場上獲得成功后才提起訴訟，目的是為了獲得更多的賠償金，因此摩某某的賠償請求具有不正當性。

　　當地時間2020年2月12日，摩某某在庭審中最終明確其主張：海某某部分DMR產品侵犯摩某某21項商業秘密和4項美國版權，要求海某某及其美國公司、美西公司進行賠償。

　　當地時間2020年2月14日（北京時間2020年2月15日），北部地區法院的陪審團對本案件作出了裁決，認定海某某及其美國公司、美西公司侵犯摩某某一項或多項的商業秘密和美國版權，應當向摩某某支付損害賠償3.46億美元和懲罰性賠償4.19億美元，合計7.65億美元，約合人民幣53億元。當地時間2020年3月5日，北部地區法院的法官作出一審判決，支持陪審團的上述裁決結果。
 

　　四、摩某某訴海某某商業秘密、版權侵權案海某某一審敗訴的原因

　　摩某某訴海某某商業秘密、版權侵權案，海某某一審敗訴的原因是多方面的，但主要有以下幾個方面的原因。

　　（一）知識產權風險意識薄弱、對主要的風險來源防范不足

　　據初步了解，海某某在2008年聘請三名摩某某前雇員參與DMR相關產品研發時，對潛在的風險缺乏警惕。對于那名下載過機密文件的摩某某前雇員，海某某在一定程度上忽視了他可能存在的違法行為，致使摩某某有證據證明海某某在DMR產品中使用了侵犯其商業秘密及版權的代碼。

　　雇員離職后泄露原雇主的商業秘密，是商業秘密案件常見的案情。海某某在聘用摩某某前雇員時，既不考察這些摩某某前雇員的詳細背景，也不關注這些摩某某前雇員對于競業限制協議的遵守情況，嚴重忽視了企業招聘過程中可能存在的知識產權風險。在這些摩某某前雇員參與到實質的研發工作中后，并未采取有效措施來防范計算機軟件代碼版權風險，研發管理工作存在明顯漏洞。摩某某正是抓住了海某某的這些問題和漏洞，讓海某某無法對摩某某開示的證據給出有力反駁。

　　（二）知識產權糾紛是市場之爭的延伸

　　海某某近年來發展迅速，與摩某某在全球的競爭也日趨激烈。摩某某為了維護其市場地位，通過知識產權訴訟遏制海某某的發展成為其重要的策略。海某某在發展初期，DMR的技術落后于摩某某。雖然海某某進行了自主研發，但并未發展出具備完全自主知識產權的DMR技術，而是通過與摩某某簽訂DMR標準必要專利許可協議獲取相關技術的使用權，因此海某某在知識產權上始終受制于到摩某某。這也促成摩某某選擇知識產權訴訟遏制海某某發展的重要原因。

　　（三）應對策略失誤、應對經驗不足、訴訟管理缺失影響案件走向

　　摩某某作為老牌的通信服務提供商，不僅技術水平和市場競爭力全球領先，而且早已具備成熟的知識產權體系，既有能力又有經驗在全球范圍內發起和應對知識產權訴訟。海某某近年來發展迅速，但是其應對涉外知識產權糾紛的經驗還有待積累，對于重大訴訟的管理能力也還有待加強，因此在知識產權方面還不具備與摩某某全面抗衡的實力。

　　分析海某某的應訴過程，其始終沒有獲得有效的外部支持，基本上只能依靠自身的資源與能力，因此海某某不僅在美國的商業秘密及版權侵權案上沒能占據主動，而且在中國、德國、澳大利亞的案件也沒有給摩某某以有力打擊，尚未形成與摩某某勢均力敵的局面，不利于海某某通過和解的方式結束與摩某某之間的知識產權糾紛。

　　近年來，國內外不少涉及知識產權的訴訟最終都以和解的方式結案，最重要的一個原因是涉案企業都大力推動訴訟之外的談判工作。通過分享市場、互相授權等互利共贏的舉措平衡起訴方的利益訴求，最終達成和解。到目前為止，海某某的應對措施主要還是訴訟抗衡，有必要調整應訴策略，在訴訟之外積極開展談判工作。

　　（四）中美貿易摩擦等國際不利形勢加重了涉外知識產權糾紛的應訴困難

　　部分海外國家的政府和媒體不懷好意地給中國企業安上竊取知識產權的帽子，導致中國企業在海外的聲譽受損。在摩某某訴海某某商業秘密、版權侵權案中，陪審團就有可能受到輿論環境的影響，最終作出了高額賠償的裁決。上海知識產權律師事務所